从案例出发浅析有关专利法中说明书公开不充分的审查

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王超

​国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 广东省广州市 510000

摘要

专利法第26条第3款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。这是专利制度“公开换保护”精神的重要体现,也是专利授权确权的基本要求。本文旨在通过案例分析,提高对专利法第26条第3款规定的理解和运用,为专利申请人、代理人、审查员、法官等相关人员提供参考。


关键词

专利法 公开不充分 专利审查 说明书

正文

1.绪言

说明书是专利申请中的重要组成部分,它是申请人对其所申请的专利进行详细描述的文件。专利法第二十六条第三款规定了,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属领域技术人员能够实现为准。一是,说明书的内容应当清楚,具体应当主题明确。说明书应当从现有技术出发,明确地反应出发明要做什么和怎么做,并且说明书应当准确地表达其技术内容,不得含糊不清或者模棱两可;二是,说明书应当包括有关理解、实现发明所需的全部技术内容;特别是,该法条对说明书公开内容的“充分”程度做出了要求,应当达到所属领域技术人员能够实现的程度。

2.案例

下面一个案例的审查意见逻辑清晰,证据充分,以此为例说明审查思路。本案件涉及一种计算机显示屏材料的制备方法,说明书中记载了,其制备的显示屏材料具有优异的防菌性、耐热变形、阻燃性,通过此材料能改善计算机显示屏幕的使用效果。具体的制备步骤流程示意图如下:

图片1.png 

即步骤a:将三氯化磷、三聚氰胺、乙醇和水混合均匀加入到反应器中,搅拌速度为200-300r/min,维持温度在80-120℃,真空度0 .05-0 .1MPa,减压回流条件下反应40-50min,得到混合物一;步骤b:将氢氧化二氨合银、甲醛溶液、氢氧化四氨合锌和羧甲基纤维素混合均匀加入到反应釜中,在温度160-180℃加热下搅拌,搅拌速度为400-500r/min,反应1-2h,得到混合物二;步骤c:将混合物一、混合物二、碲化铋、硅烷偶联剂、聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯混合均匀后加入到开炼机中,开炼机在温度400-450℃,混合反应2-3h,得到混合物四;步骤d:将混合物四在挤出机中挤出造粒,挤出机温度为180-200℃,趁热导入模具中压制成型,即可得到成品。

其成品中介孔ZnO 具有均一的孔径,可以吸附一定量的氨气储存在塑料中,在一定程度上可以提高计算机显示屏幕抗菌薄膜材料的阻燃和隔热性能;在高温状态下,碲化铋的引入不仅在一定程度上可以将热转换为电,赋予计算机显示屏幕抗菌薄膜材料耐热变性能,且具有抑菌效果。然而,本申请中未针对实施例制备的具体产品进行任何相关性能的测试。

在公共数据库中对本申请进行智能语义检索,可以快速地发现一篇与本申请具有高达90%的相似度的专利文献,经过对这篇专利文献(下面称为对比文件)进行阅读,可以看到它也是制备了一种计算机显示屏幕上用的抗菌薄膜材料,简单对比即可看出,两者的方法步骤几乎完全一致;甚至于两者的申请文本从撰写形式、术语表达和语句措辞等方面均极为接近,技术方案仅在部分加工温度、反应时间和搅拌速度等加工细节方面所有不同。由此本案的区别技术特征可能是申请人撰写时臆造的,不具备合理性。

特别是注意到在步骤c中,本申请相比于对比文件,将混合物在开炼机中的加工温度由120-210℃提升到400-450℃。这里对“开炼机”进行一个名词解释,开炼机即开放式炼胶机,结构如图:

图片2.png 

它包括了两个并排设置的辊筒,物料被送入两个辊筒之间,受到挤压、加热,塑性增加,从而达到炼胶的目的。

回到本申请,其通过开炼机所处理的混合物中包括了聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯两种有机聚合物;而一般的聚合物在较高温度下会热分解,因此我们需要认真考虑该步骤的合理性、可行性。

本案审查员对聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯的热解性质进行了检索,获得了它们的热解温度的公知常识证据,表明了聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯的热分解温度分别为300℃和340℃,也就是说,上述工艺参数使得本申请的技术方案缺乏合理性。

专利法第26条第3款规定了,“说明书应当对发明作出清楚、完整的说明,以所属领域的技术人员能够实现为准”。这里的“能够实现”,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容就能够实现该发明的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。可以看出,该法条的判断主体为所属技术领域的技术人员;其基于现有技术以及本申请记载的内容来判断是否能够实现本申请的技术方案,能否解决其技术问题,并判断是否产生预期的技术效果。在审查指南中也列举了一种典型的“无法实现”情形,即“说明书中给出了技术手段,但所属领域技术人员采用该手段并不能解决发明所要解决的技术问题”。本案较为典型地属于这种情况。

依据这一逻辑,本案审查意见中:首先是指出了本发明所要解决的技术问题:“本申请说明书中声称其可以使显示屏材料具有优异的防菌性、耐热变形、阻燃性,改善了计算机显示屏幕的使用效果。”然后指出,说明书中存在问题,导致本领域技术人员无法确定本申请可以解决其声称要解决的技术问题。具体来说,说明书中记载的工艺参数使得本申请的技术方案缺乏合理性。本申请将聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯于“开炼机在温度400-450℃,混合反应2-3h”条件下加工。但是根据本领域的普通技术知识,可知聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯的热分解温度分别为300℃和340℃;这里并且列出了前面的两篇公知常识证据,有效地对这一核心说理内容提供了证据支撑。

进一步指出,本申请将上述塑料在开炼机中在400-450℃加工2-3h,聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯将遭受严重的热氧分解,而聚苯乙烯和聚偏二氟乙烯是显示屏用材料的基体组分,其热氧分解将导致无法形成显示屏用材料。也没有任何公知常识性证据可以证明,在本申请的加工条件下,仍能获得所需性能的材料和产品。

最后总结道,本领域技术人员根据本申请说明书中的记载无法实现该发明的技术方案,更无法解决其声称的技术问题。本申请的说明书公开不充分,不符合专利法第二十六条第三款的规定。

本案例中,针对说明书给出的技术手段无法解决发明所要解决的技术问题,通过列举公知常识性证据的方式来证明本申请技术方案的技术不合理之处。让证据作为审查意见论述的坚实基础,而非仅采用直接断言的方式进行审查意见的撰写,可以明显提升通知书的说服力,提升了和申请人沟通的效能。

 

3.结语

本案中使用的对比文件的公开日(2016824日)早于本申请的申请日(2017年),而且内容几乎相同,似乎可以作为最接近的现有技术,评述本申请的创造性。但是专利审查指南的第二部分第8章中明确规定了“在确定申请的主题不属于专利法第5条、第25条规定的不授予专利权的情形,符合专利法第2条第2款的规定,具有专利法第22条第4款所规定的实用性,且说明书充分公开了请求保护的主题后,应当……审查独立权利要求是否具备新颖性和创造性……”。这要求在进行新创性审查前,应当对说明书是否符合专利法第26条第3款的公开充分的要求进行审查。因为倘若一个专利的说明书中技术方案含混不清,技术手段不合理,无法解决技术问题,而本领域技术人员也会难以理解这样的申请文件,也就无法对新颖性和创造性进行分析。

 


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